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侵犯专利权诉讼中先用权抗辩之疑难法律问题解析
来源:  发布时间:2014-7-7 13:32:26  浏览次数:6168
 
侵犯专利权诉讼中先用权抗辩之疑难法律问题解析
 
——以“强力定眩胶囊”药品侵犯专利权纠纷案*为视角
 
戴锦良**
 
一、当事人和代理人的基本情况及案由
 
原告:陕西汉王药业有限公司(二审被上诉人、再审被申请人)
代理人:罗某,北京市大成律师事务所西安分所律师
代理人:田某,该公司总工程师
被告:西安保赛医药有限公司(未应诉)
被告:江西银涛药业有限公司
代理人:戴锦良,广东胜伦律师事务所律师(二审及再审代理人)
代理人:李后如,该公司副总经理
案由:侵犯专利权纠纷
案件处理机关及相应法律文书(按时间顺序):
一审:西安市中级人民法院;(2010)西民四初字第043号《民事判决书》;2010年12月15日;
二审:陕西省高级人民法院;(2011)陕民三终字第00021号《民事判决书》;2011年9月15日;
再审(申诉):最高人民法院;(2011)民申字第1490号《民事裁定书》;2011年12月13日;
再审(中止审理):陕西省高级人民法院;(2012)陕民再字第00003号《民事裁定书》;2012年6月17日;
行政审查:国家知识产权局专利复审委员会;第19747号《无效宣告请求审查决定书》;2013年6月13日;
行政诉讼:北京市第一中级人民法院;(2013)一中知行初字第2288号《行政判决书》;2013年12月16日;
再审(判决):陕西省高级人民法院;(2012)陕民再字第00003号《民事判决书》;2013年12月18日。
 
                                                                             
*本案(申请最高人民法院再审)被收载入《最高人民法院知识产权审判案例指导》(第4辑/2012年5月第1版)
**系广东胜伦律师事务所律师
二、基本案情
 
   第ZL200510106283.9号发明专利是原告陕西汉王公司于2005年9月27日申请的并于2007年3月14日获授权公告的一项药品发明专利。其名称为:“一种具有降压、降脂、定眩、定风作用的中药组合物及其制备方法和用途”。该发明专利共有25项权利要求。
   2009年12月9日原告汉王公司向被告西安保赛公司购买由被告江西银涛公司生产的“强力定眩胶囊”药品
   2009年12月18日,汉王公司向西安市中级人民法院提起诉讼称:“强力定眩片”系其公司享有的全国独家品种,该品种同时系专利药品,专利号为ZL200510106283.9(即涉案发明专利)。其公司发现被告保赛公司销售的并由被告银涛公司生产的“强力定眩胶囊”药品,从处方、工艺、剂型以及主治功能等与其公司的涉案发明专利相同;两被告生产销售涉案药品未获得其公司(即专利权人)的许可。此外,根据药政法令规定,被告银涛公司在就其“强力定眩胶囊”药品申报注册生产批件时,应当提交不侵犯专利权的书面文件但被告银涛公司并未按照此项规定执行,而是通过隐瞒事实真相等手段骗取了涉案药品的生产许可行政批件。现由于被告大量生产销售并宣传其侵权药品,给其公司造成重大损失,遂提起诉讼并请求人民法院:1、判令第一被告保赛公司停止销售原告专利产品;2、判令第二被告银涛公司停止生产制造、销售原告专利产品、停止使用原告的专利方法以及销售依照该专利方法获得的产品,并赔偿原告635.2万元;3、由二被告承担因调查、制止侵权行为而支付的差旅费和律师代理费6万元;4、由二被告承担本案的诉讼费用。
   在一审诉讼过程中,原告汉王公司确定选择其涉案发明专利权利要求第1、6、23项(依次涉及产品发明的“组分和配比”、“制法”和“用途”)作为其主张被告侵权的权利依据。
 
 
三、本案的争议焦点
 
   本案被告西安保赛公司从始至终未实际参加本案诉讼。
   被告银涛公司亦明确确认其生产的涉案药品落入了原告所主张的涉案发明专利的权利保护范围,但同时提出“先用权”抗辩。此外,被告银涛公司还对涉案发明专利的法律效力提出质疑(并在再审阶段由其诉讼代理人针对涉案发明专利启动无效宣告程序)。
   故,本案的争议焦点在于:
   1)被告银涛公司的“先用权”抗辩成否成立?
   具体而言,因原告汉王公司提出以下主张:
   ① 药品系特殊产品,依法必须经行政主管部门审批并获得行政许可(生产批件后方可生产,因被告银涛公司在涉案专利申请日之前生产涉案药品时尚未取得行政许可系违法生产,故银涛公司先用权抗辩不成立
   ② 涉案药品系中药复方制剂,其组分配比系国家保密信息,被告银涛公司涉案药品的生产技术来源不合法,故其先用权抗辩不成立。
   故,本案直接的争议焦点在于:在尚未获得行政主管部门生产行政许可的情况下,被控侵权人使用与专利技术相同的技术方案实际制造相应产品的行为,可否主张先用权抗辩?以及,先用权抗辩中,“技术来源合法性”这一问题的举证责任究竟由谁承担?
   2)原告汉王公司所选定并据以支持其侵权指控的三项权利要求的法律效力如何?
   具体而言,这个争议焦点可以分解为:侵犯专利权诉讼中,如何处理侵权诉讼与涉案专利无效宣告程序及其决定之间的关系?以及,侵犯专利权诉讼中,专利权人(原告)一经选定支持其侵权指控的权利要求项之后,是否可以再次进行变更?
 
 
四、双方委托代理人意见
  
   原告方代理人认为,涉案(被控侵权)药品系一种中药复方制剂,共有5种组分。涉案药品实物及其行政审批文件(药品注册批件、药品说明书等)足以证实:涉案药品的组分及其配比(“产品”)、生产工艺(“制法”)、功能主治(“用途”)等与涉案发明专利权利要求1、6、23完全相同,亦即,涉案药品的技术方案已经落入涉案发明专利的前述权利保护范围。由于被告生产销售涉案药品并未获得专利权人汉王公司的许可,故,被告侵权成立,须依法承担侵权法律责任。
   同时,原告方指出,因为被告银涛公司在涉案专利申请日之前试制涉案药品(样品)的行为未获得药监部门的审批同意,尚未取得涉案药品的生产批准问文件,且被告银涛公司所使用的生产技术来源不合法,故其主张的先用权抗辩依法不成立。
   被告汉王公司代理人认为,首先确认涉案药品落入了专利权人主张的权利要求范围;同时,被告银涛公司系依法设立并有效存续的制药企业,在涉案发明专利申请日之前即具有与涉案药品相适应的《药品生产许可证》和《药品GMP证书》,在此基础上,被告银涛公司在涉案专利申请日(2005年9月27日)之前,即2005年6月16日便已经完成涉案药品的研究和样品试制工作,做好了制造涉案药品的必要准备,并且现仅在原有范围内继续生产。故,被告银涛公司依法享有先用权,不构成侵权。
  同时,被告方指出,先用权抗辩与被控侵权人制造(试制)相应产品(样品)是否已经获得行政许可或批准之间并无关联。因为行政许可主要涉及的是行政相对人是否具备生产某种产品的资格,而先用权涉及的是被控侵权人是否已经具备某种产品(专利保护产品)的条件和能力。此外,专利权人如果根据“技术来源不合法”这一消极的、否定性的事实据以否定或限制被控侵权人的先用权抗辩,则必须由主张方即专利权人进行举证。
 
 
五、代理结果和理由
 
一审法院西安中院认为:
    原告主张以其专利权利要求1、6、23作为权利基础指控被告侵权。其中,权利要求1为:“一种具有降脂、降压、定眩、定风作用的中药组合物,其特征在于制备该组合所用药效成分的原材料组成按重量份为:天麻1365-4095份、杜仲1365-4095份、野菊3350-10050份、杜仲叶4195-12585份和川芎1675份-5025份”;权利要求6为:“一种制备权利要求1-5任一项所属的中药组合物的方法,包括如下步骤....”;权利要求23为:“权利要求1-5任一项所述的组合物在制备降脂、降压、定眩、定风药物中的应用”。
   经比对,银涛公司提交的证据4药品注册批件后所附标准中,记载[处方]公布的方案为:药品名称强力定眩剂型胶囊剂。[处方]天麻273g、杜仲273g、野菊花670g、杜仲叶839g、川芎335g。该处方中,原料天麻、杜仲、野菊花、杜仲叶、川芎与涉案专利权利要求1原料组成相同;将处方中各原料的重量克数增加十倍换算成份数,得到的份数分别为:天麻2730份、杜仲2730份、野菊花6700份、杜仲叶8390份、川芎3350份,均落入了涉案专利重量份的范围内,故该“强力定眩胶囊”产品落入权利要求1的保护范围。
  同时,经比对,被控侵权产品“强力定眩胶囊”的“制法”和“功能主治”分别落入涉案专利权利要求6、23中。故,保赛公司销售的,由银涛公司生产的涉案“强力定眩胶囊”与汉王公司涉案专利权利要求1、6、23的技术特征相同。
  此外,对于被告银涛公司主张的先用权抗辩,一审法院认为:
  虽然被告银涛公司提交了其申报注册生产涉案产品的技术资料并获得药监部门受理(2005年6月16日向银涛公司颁发《药品注册申请受理通知书》),以证明其在专利申请日之前已经采用与涉案专利相同的技术方案试制出经检验合格的涉案药品(样品),但由于该通知书中明确注明“本件不得作为其他证明使用”,故银涛公司据此文件作为其享有先用权抗辩的依据不能成立;同时,银涛公司认为其已购买实施发明创造所必须的主要设备,因其提供的合同等均无原件,汉王公司也不予认可,其公司也不能证明该等设备系为涉案被控侵权产品所购买。故,银涛公司此项抗辩也不能成立。
  综上,一审法院判决:
  1、本判决生效后,被告保赛公司立即停止销售侵犯原告汉王公司专利号为ZL200510106283.9的发明专利的行为;
  2、本判决生效后,被告银涛公司立即停止生产、销售侵犯原告汉王公司专利号为ZL200510106283.9的发明专利的行为、停止使用原告汉王公司的专利方法以及销售依据该专利方法获得的产品的行为;
  4、本判决生效后十日内被告银涛公司赔偿原告汉王公司的经济损失78402元;被告保赛公司赔偿原告汉王公司经济损失1万元;
   5、驳回汉王公司其余诉讼请求。
  被告银涛公司不服上述一审判决,依法提起上诉。
   二审法院陕西高院认为:
   原一审查明的事实属实,应予确认;同时查明,汉王公司的强力定眩片中药品种保护证书“,被列为国家二级中药保护品种,保护期至2013年5月11日止。另双方均确认汉王公司的强力定眩片的五味组分名称已公开,第一味药(即天麻)的含量也已公开,但其余四味药的含量未公开。
  二审法院同时认为,药监部门2005年6月16日向银涛公司颁发的《药品注册申请受理通知书》能够证明江西省药监部门已经受理该药品注册申请,是否能够得到批准有待审查。加之银涛公司2009年3月13日才取得涉案药品注册批件,国家药监局才批准生产本品,发给药品批准文号,在2009年3月13日之前还不允许生产本品。此外,由于银涛公司没有相关证据原件证明其已购买事实发明创造所必须的主要设备,且汉王公司也不予认可。故银涛公司上诉理由不成立。据此,二审法院于2011年9月15日作出判决如下:
  驳回上诉,维持原判。
  上诉人不服二审判决,依法向最高人民法院申请再审。  
  最高人民法院经(庭询)审查后认为:
先用权是否成立关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备。银涛公司主张先用权的证据之一是2005年6月16日(专利申请日之前)江西省食品和药品监督管理局向其出具的“强力定眩胶囊”药品注册申请受理通知书以及银涛公司申请药品注册时所报送的《“强力定眩胶囊”申报资料项目》资料,该资料的药学研究资料部分记载了“强力定眩胶囊”的处方、制备方法、用途;证据之二是江西省药检所《药品注册检验报告表》及附件,该报告表及附件显示银涛公司于2005年3月13日、15日、17日分别生产了三批“强力定眩胶囊”样品供申请注册检验使用;证据之三是《药品生产许可证》和《药品GMP证书》,表明其在申请“强力定眩胶囊”样品时即具有“胶囊剂”生产线。由此可见,在涉案专利的申请日2006年9月27日前,银涛公司已经完成了生产“强力定眩胶囊”的工艺文件和设备,符合上述司法解释规定的“已经作好制造、使用的必要准备”的条件,应当予以认定。至于银涛公司何时获得“强力定眩胶囊”药品生产批件,是药品监管的行政审批事项,不能以是否获得药品生产批件来判断其是否做好制造、使用的必要准备;同时认为原审判决认定事实有误,应当予以纠正,且原审存在漏审事项(“技术来源合法性”问题),遂于2011年12月13日裁定:
  1、指令陕西省高级人民法院再审;
  2、再审期间中止原判决的执行。
  根据最高法院裁定,陕西高院依法重新组成合议庭,对本案进行再审。此后,银涛公司(诉讼代理人)于2012年6月17日启动对涉案专利的无效宣告程序,并据此申请陕西高院中止本案审理。陕西高院于2012年8月17日裁定本案中止审理。
   2013年6月13日国家知识产权局专利复审委员会作出无效审查决定:宣告200510106283.9号发明2012年11月30日提交的权利要求书权利要求1和2以及权利要求4-23中引用权利要求1和2的技术方案无效,在权利要求3以及权利要求4-23引用权利要求3的技术方案的基础上继续维持该专利有效。
 
  鉴于专利复审委员会已经就涉案专利作出无效宣告决定,陕西高院随恢复本案审理。
陕西高院经再审审理,认为本案的争议焦点为:(一)银涛公司主张的先用权抗辩能否成立;(二)专利复审委员会决定认定涉案专利部分无效对本案的影响。
针对第一个争议焦点,再审法院作出与最高法院相同的认定结论。同时认为,汉王公司主张银涛公司生产的“强力定眩胶囊”的处方来源不合法,根据民事诉讼“谁主张、谁举证”的原则,汉王公司应当承担举证责任,证明银涛公司的技术来源系系抄袭、盗取或者以其他不正当手段获取。对此,汉王公司不能提供证据证明其主张,应当承担举证不能的法律后果;此外,再审法院还认定汉王公司不能提供证据证明银涛公司超出原有范围扩大生产规模。据此,认定银涛公司主张的先用权抗辩成立。
针对第二个争议焦点,再审法院认为汉王公司在本案一审中已经明确了其提出侵权指控所依据的权利基础为涉案专利权利要求1、6、23,现由于国家知识产权局专利复审委员会已经做出复审决定,宣告涉案专利权利要求书权利要求1和2以及权利要求4-23中引用权利要求1和2的技术方案无效,故汉王公司请求依据权利要求1作为基础的保护其专利权的请求,应予驳回。
综上所述,再审法院于2013年12月18日做出再审判决:
1、撤销本院(2011)陕民三终字第00021号民事判决和西安市中级人民法院(2010)西民四初字第043号民事判决。
2、驳回陕西汉王药业有限公司的诉讼请求。
3、一二审案件受理费由陕西汉王药业有限公司负担。
 
六、办案总结
 
   本案从起诉至结案长达四年,涉及到西安中院、陕西高院、最高法院和北京第一中院以及国家知识产权局专利复审委员会等两个系统、四家法院原审和再审审判决结果也完全相反。究其原因,笔者认为主要涉及到侵犯专利权诉讼中的以下几个难点问题。
 
   难点一:先用权抗辩的构成要件?
   有观点认为,先用权抗辩只须具备三项条件,即“三要件说”。具体为:
1、专利与产品条件:被控侵权行为发生期间,涉案专利权合法、有效,且被控侵权产品已经落入了涉案专利的相应权利保护范围;
2、实施行为及其时间条件:被控侵权人在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备;
3、实施范围条件:在原有范围内继续制造、使用
也有观点认为,先用权抗辩必须具备四项条件,即“四要件说”。亦即,除了上述三项条件之外,还必须具备技术来源合法性条件,即:在先制造产品或使用的方法,应是先用权人自研完成或以合法手段取得,而不是在专利申请日前以抄袭、窃取或其他不成当手段从专利权人处获得。
上述观点之争不仅存在于学术界,同时在司法实践中也普遍存在。争议的焦点和实质在于应当如何界定和处理专利法第69条第2项与最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第15条第1款之间的关系。
笔者同意“三要件说”。理由如下。
首先,需要强调的是,我国的知识产权立法和最高法院的相关司法解释均一贯遵循“利益平衡原则”。该原则的运用从两个层面进行,就是既要依法保护在先权利,还要兼顾在后利益;既要保护知识产权权利人的智力成果以保护创新促进社会进步,同时又要兼顾不特定的其他人的合法权益。可以说,“利益平衡原则”是贯穿包括我国专利法在内的知识产权立法和司法实践的全过程,是知识产权立法和司法的重要出发点和落脚点,同时也是司法实践中解决相关冲突所应遵循的一种重要指导原则。了解这一点对于厘清和解决上述观点之争具有重要意义。
其次,先用权抗辩是我国专利法从法律的高度对专利权人利益的再限制、再平衡;“三要件说”与专利法第69条第2项具有对应性。
《专利法》第69条第2项规定:“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的”,不视为侵犯专利权。
显而易见,该项法律规定将符合相关要件的“先用行为”不视为侵权;且,该“相关要件”中并不涉及被控侵权技术来源合法性的问题。此项法律规定的立法原意和目的是保护被控侵权人的正当利益,故而对专利权人的权利和利益依法进行相应限制。
再次,“被控侵权技术来源合法性”是最高法院结合我国实际情况并从司法解释的层面对“先用权抗辩”的再限制和对被控侵权人利益的再调整。
最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第15条第1款规定:“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持”。
可见,上述司法解释的实质就是在尊重和遵守专利法第69条第2项关于“先用权抗辩”法定要求的基础上,进一步规定了“例外化”的情形。其实质是通过对“先用权抗辩”进行相应限制,对被控侵权人的相关利益进行限定,进而保护保护专利权人的正当利益。
综上,从“利益平衡原则”、立法原意和法律位阶等层面看,“技术来源合法性”问题并非是对“先用权抗辩”的支持和肯定,而恰恰是限制和否定。
值得注意的是,虽然目前尚未有立法或司法解释层面的统一标准对上述不同观点作出权威解答,但最高法院将本案收载入《最高人民法院知识产权审判案例指导》,同时在其针对本案的裁定书中明确指出:“先用权是否成立关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备...由此可见,在涉案专利的申请日2006年9月27日前,银涛公司已经完成了生产‘强力定眩胶囊’的工艺文件和设备,符合上述司法解释规定的‘已经作好制造、使用的必要准备’的条件,应当予以认定”。故,最高法院的上述意见对解决上述观点之争以及司法实践中处理类似问题具有重要的参考价值和指导意义。
 
 难点二:“技术来源合法性问题”的举证责任由谁承担?
 
这里的“技术”具体是指被控侵权人所使用的“技术和设计”。
最高法院司法解释规定:“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持”。
对此,有观点认为,既然先用权抗辩的主体(主张者)是被控侵权人,则其有义务举证证明自己的在先使用行为所使用的技术来源合法,否则就是举证不能,其相应的先用权抗辩也不成立。赞成上述“四要件说”的人大多持此意见。
也有观点认为,“非法获得的技术或者设计”是专利权人对被控侵权人所使用的技术方案的定性和指控,目的是为了推翻被控侵权人的先用权抗辩,当然必须由专利权人进行举证。
笔者同意后一种观点。具体理由如下。
首先,需要强调的是,除非出现法定的特殊情形,否则,民事诉讼举证规则仍必须遵循“谁主张、谁举证”这一基本要求
其次,本案中关于技术来源合法性的问题不属于适用举证倒置的法定情形,故应按照“谁主张、谁举证”的一般举证规则进行。
再次,专利法关于先用权抗辩所依据的事实均为积极的、肯定性事实,被控侵权人利用该等事实是为了维护自身利益而依法进行反驳,故其对此负有举证责任。同时,“非法获得的技术或者设计”是一种消极的、否定性的事实,是为了限制先用权抗辩和限定被控侵权人利益并由专利权人提出的具体主张,故应当由主张方即专利权人进行举证。
本案再审法院即持此意见。
此外,应当指出的是,该等举证义务虽然应当由专利权人承担,但并不影响被控侵权人完全有权主动举证证明其使用的技术系合法获得以自证清白。
难点三:药品等特殊产品是否取得行政许可准予生产是否影响先用权抗辩的成立?
 
这里的“药品等特殊产品”是指:根据法律规定,生产者必须取得行政许可后方可进行生产的产品。
有观点认为,在药品生产等特殊行业中,在未获得有权机关生产许可的情况下,生产者依法不得生产相应产品,否则其生产行为即构成违法,而违法行为当然不被法律所认可和保护。所以,在药品生产等特殊行业中,获得相关行政机关的行政审批和许可是生产者进行合法生产的前提和必要条件。据此可知,依法必须获得行政许可方可生产的产品,在尚未获得行政许可的情况下,生产相应产品的行为属于违法行为,当然不能据此并依据专利法的规定享有合法的先用权。
也有观点认为,先用权是否成立关键在于被控侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备至于被控侵权人是否以及何时获准生产,是相关行政机关的审批事项。故,不能以是否在专利申请日前获准生产来判断其是否作好了制造、使用的必要的准备,进而据此评判先用权抗辩可否成立
笔者认为
首先,相关行政机关对生产者申报生产药品等特殊产品的申请进行审批的对象、范围及其内容与专利技术方案之间并无逻辑上的因果关系或其他直接关联,两者不可混同。以药品为例,药监部门对申报生产药品申请的审批标准和原则为“安全、有效,质量可控”,至于该药品是否为专利药品,或其生产工艺采用的是否为专利技术方案,则不在药监部门审查范围之列。
其次,生产“药品等特殊产品”依法确需在事先经过行政审批并获得生产许可,这一点毋庸置疑。但是,必须指出的是,并非是所有未经行政许可即生产相应产品的行为都构成违法。这种观点是片面的、机械的,因为,生产者为进行行政审批并获得生产许可,其必须先行生产(准确地说应当叫做“试制”)出相应的产品(样品),以供行政机关进行审评和审批。这种基于申报注册目的的试制样品的行为不同于一般意义上的“生产经营行为”,并且该行为本身就是为了符合法律和行政机关关于申报生产此类产品的既定要求,不但不违法,反而就是为了合乎法律规定。
再次,先用权的核心在于被控侵权人在专利申请日前是否已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,这里并不涉及行政许可和合法性的问题(先用权抗辩中的“合法性”是指“技术来源的合法性”而并非指“生产行为的合法性”),主要考量的是生产者在特定时期的“生产条件和能力”;同时,药品等特殊产品能否以及何时获准生产属相关行政机关的行政审批事项,主要考量的是有关行政机关对生产者正式生产产品的申请“同不同意”。两者具有本质不同。
综上,将是否获得行政许可作为评判先用权抗辩是否成立的条件之一,乃是对专利法关于先用权抗辩相关规定的曲解,是在法律规定之外,为被控侵权人主张的先用权抗辩设定了新的条件和举证义务。
正是如此,最高人民法院通过本案明确指出,药品等特殊产品是否依法取得行政许可获准生产先用权抗辩并无直接关联。
 
难点四:在侵犯专利权诉讼中,专利权人应当如何依法合理选择其指控侵权的权利要求范围?
 
本案中,原告选定了涉案发明权利要求1(“产品”)、6(“制法”)、23(“用途”)作为其主张的权利基础并据此指控被告构成侵权。其中,权利要求1为:“一种具有降脂、降压、定眩、定风作用的中药组合物,其特征在于制备该组合所用药效成分的原材料组成按重量份为:天麻1365-4095份、杜仲1365-4095份、野菊3350-10050份、杜仲叶4195-12585份和川芎1675份-5025份”
同时,涉案发明的权利要求2为:
“根据权利要求1所述的中药组合物,其特征在于制备该组合所用药效成分的原材料组成按重量份为:天麻2048-3412份、杜仲2048-3412份、野菊5025-8385份、杜仲叶6293-10487份和川芎2513份-4187份”
权利要求3为:
“根据权利要求2所述的中药组合物,其特征在于制备该组合所用药效成分的原材料组成按重量份为:天麻2730份、杜仲2730份、野菊6700份、杜仲叶8390份和川芎3350份”
此外,涉案被控侵权药品的组分比为:“天麻2730份、杜仲2730份、野菊6700份、杜仲叶8390份和川芎3350”,即落入了权利要求1和2中,并与权利要求3完全相同。
本案中,原告之所以选定权利要求“1+6+23”这一组合,而并未选择“3+6+23”,原因可能在于其认为权利要求1的范围远远大于权利权利要求3,故被控侵权产品的技术方案更容易落入选定权利要求“1+6+23”这一组合。
本案原告的这一选择似乎是合理合法甚至是万无一失的最佳选择,但实则不然。本案最终判决结果表明,如果原告当初选择的是权利要求“3+6+23”这一组合而不是“1+6+23”,则将会给被告的抗辩增加非常大的难度,且将直接导致被告关于“驳回原告起诉”的抗辩被直接驳回。其中缘由在于作为原告的专利权人在侵权诉讼中并未合理地选择相应的权利要求作为指控被告侵权的权利基础。
侵犯专利权诉讼中,专利权人如何选定相应的权利要求作为指控被告侵权的权利基础非常重要,这主要涉及两个问题:专利权人主张的权利要求前后一致性以及权利要求的稳定性。
关于“专利权人主张的权利要求前后一致性”,最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条规定:“人民法院应当根据权利人主张的权利要求,依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的,人民法院应当准许”。根据该规定,在具体案件中,专利权人必须在一审法庭辩论前确定其主张的权利要求,且一经确定即不可更改(此主要是参照在民事诉讼中必须在一审法庭辩论终结前固定诉讼请求的规定)。所以,基于此项规定限制,专利权人必须慎重选择其主张的权利要求。
  关于“权利要求的稳定性”,在侵犯专利权诉讼中,被控侵权人通常会针对涉案发明专利启动无效宣告程序。而无效宣告程序的结果可能是宣告专利部分无效,在此情况下,如果被宣告无效的权利要求包括专利权人当初主张的权利要求,则将会给专利权人造成很大被动,人民法院完全可能据此驳回原告起诉或诉讼请求。尤其是,在目前的司法实践中,已经逐渐形成一种司法共识:只要专利复审委员会作出专利无效宣告审查决定,则人民法院将直接结合该决定(恢复审理)作出裁判,而不再考虑涉案发明专利无效宣告后的后续司法审查结果。
   本案中,专利权人起诉的侵犯专利权诉讼过程中,涉案发明专利亦进入无效宣告程序,且涉案发明专利被专利复审委员会宣告部分无效,特别是被宣告无效的权利要求中包括权利要求1(但权利要求3被维持有效)。专利复审委员会在作出无效宣告审查决定后,人民法院即恢复案件审理(此时,针对涉案发明专利无效宣告审查决定的司法审查程序已经启动),并在最终判决中判定:“因汉王公司请求保护的权利要求1已经被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效,故其请求依据权利要求1作为基础的保护其专利权的请求,应予驳回”。
    据此可见,(在不考虑本案被告主张的先用权抗辩的情况下)本案原告究竟是选择权利要求“1+6+23”这一组合还是“3+6+23”将导致本案的处理结果截然相反。这同时也提醒我们,保护范围最大的(独立)权利要求未必就是主张侵权的最佳权利要求,在侵犯专利权诉讼中,专利权人如何依法科学选择其指控侵权的权利要求范围非常重要。
 
   难点五:在侵犯专利权诉讼中,被告在答辩期满后是否没有必要再考虑针对涉案发明专利启动无效宣告程序
 
我国专利法第45条的规定:“专利权被授予后,任何人认为该项授权不符合专利法有关规定的,均可向专利复审委员会申请宣告其无效。”鉴此,在司法实践中,专利权人一旦向法院起诉他人侵犯其专利权,则被控侵权人通常会考虑依照上述规定向专利复审委员会提出针对涉案专利的无效宣告请求,这种做法业已成为被控侵权人应对专利侵权诉讼的常规手段之一。通常来说,被控侵权人启动涉案专利无效程序,不仅可能使涉案专利被宣告无效从而摆脱侵权指控的威胁还能为诉讼准备争取到更多的时间;且能为法院在侵权诉讼的审理中应用“禁止反悔”原则找到抗辩的机会,或者迫使专利人缩小专利权的保护范围,从而为跳出专利权的保护范围、摆脱专利权侵权指控创造有利条件。
同时,最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第十一条规定:“人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院可以不中止诉讼
根据上述规定,在侵犯专利权诉讼中,被告针对涉案专利提出无效宣告请求的时间应当在答辩期内,逾期提出的,人民法院原则上不予考虑是否中止审理。
那么,在侵犯专利权诉讼中,被告在答辩期满后是否就完全没有必要再考虑针对涉案发明专利启动无效宣告程序呢
本案中,被告并未在答辩期内针对涉案专利启动无效宣告程序,而是在最高人民法院指令本案原二审法院进行再审阶段,由案外人(被告代理人)提出无效宣告,被告依据该等事实申请再审法院中止本案再审,再审法院遂裁定中止审理。
该案例表明,在侵犯专利权诉讼中,被告基于中止诉讼的直接目的而启动无效宣告程序虽然具有明确的时间性要求(答辩期内),但在具体个案中,即使在答辩期满后针对涉案专利启动无效宣告程序,(只要涉案专利的稳定性确实存在问题)则人民法院仍具有裁定中止诉讼的可能性。
此外,在侵犯专利权诉讼的答辩期满后,被告即使明知人民法院不会同意中止诉讼,则此时仍应考虑针对涉案专利提出无效宣告请求的必要性。因为,如果涉案专利的稳定性确实存在问题,则专利复审委员会即完全有可能作出涉案专利全部无效或部分无效的审查决定,在此情况下,被告可以将该审查决定作为新证据提交给人民法院。鉴于人民法院目前对专利复审委员会的专利无效宣告审查决定具有“拿来即用”的普遍趋势,故此举具有重要意义。
    综上,在侵犯专利权诉讼中,被告在答辩期满后仍有必要考虑针对涉案发明专利启动无效宣告程序。
 
 
 
 
 

 


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